由于商標(biāo)的使用并不以注冊(cè)為前提條件，因此有不少當(dāng)事人為了節(jié)約成本，或者法律意識(shí)淡薄，所使用的商標(biāo)一直沒有申請(qǐng)注冊(cè)。一旦他們的商標(biāo)“碰巧”被他人注冊(cè)，很可能將會(huì)引發(fā)商標(biāo)侵權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)。
在商標(biāo)侵權(quán)訴訟中，“先用權(quán)”是在先使用人經(jīng)常使用的抗辯理由，本文將圍繞“先用權(quán)”的理解和適用進(jìn)行簡(jiǎn)要討論。
相關(guān)法條
《商標(biāo)法》第五十九條第三款規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標(biāo)注冊(cè)人使用與注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似并有一定影響的商標(biāo)的，注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標(biāo)，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標(biāo)識(shí)。
成立條件
根據(jù)商標(biāo)法的上述規(guī)定，“先用權(quán)”的成立應(yīng)當(dāng)符合以下條件：
在形式上，應(yīng)當(dāng)滿足兩個(gè)“先于”。
第一個(gè)“先于”：被控侵權(quán)人對(duì)商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)先于注冊(cè)商標(biāo)的申請(qǐng)日。很容易理解的，雖然商標(biāo)的注冊(cè)申請(qǐng)并不為公眾所知，但被控侵權(quán)人如果在他人申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)之后才開始使用，則顯然不具有正當(dāng)性，應(yīng)當(dāng)在商標(biāo)初審或注冊(cè)公告后及時(shí)采取避讓措施，否則應(yīng)當(dāng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。 第二個(gè)“先于”：被控侵權(quán)人對(duì)商標(biāo)的使用應(yīng)當(dāng)先于商標(biāo)注冊(cè)人對(duì)商標(biāo)的使用日。由于商標(biāo)的使用并不以注冊(cè)為前提，因此商標(biāo)注冊(cè)人有可能在申請(qǐng)日之前就開始使用該商標(biāo)，當(dāng)商標(biāo)注冊(cè)人提供了相關(guān)證據(jù)的情況下，主張先用權(quán)抗辯的被控侵權(quán)人如果不能證明其使用時(shí)間更早，則無法排除存在攀附的可能性。
在實(shí)質(zhì)上，使用的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有“一定影響”。
法律要求在先使用人的商標(biāo)具有一定影響的目的，在于避免他人為“搭便車”臨時(shí)搶用尚未申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，因此法律一方面不支持以少量的使用構(gòu)成“先用”，另一方面也不苛求在先使用人的影響需要大于商標(biāo)注冊(cè)人。在判斷在先使用的商標(biāo)是否具有一定影響時(shí)，需要綜合考慮該商標(biāo)的具體使用行為、持續(xù)時(shí)間、公眾認(rèn)可程度等因素。
在使用范圍上，應(yīng)當(dāng)在“原使用范圍內(nèi)”。
所謂“原使用范圍”，主要是指商標(biāo)認(rèn)知度的地域范圍，而不局限于生產(chǎn)規(guī)模的范圍。如果商標(biāo)在先使用人能夠在一定范圍內(nèi)建立起消費(fèi)者認(rèn)同，能夠?qū)⑸虡?biāo)與在先使用人的商品或者服務(wù)聯(lián)系到一起，則在該范圍內(nèi)將擁有繼續(xù)使用的正當(dāng)權(quán)利。 但是，在原范圍內(nèi)使用的主體僅限于在先使用人，在先使用人原則上不具有對(duì)外提供許可的權(quán)利。“先用權(quán)”是對(duì)在先使用人和商標(biāo)注冊(cè)人利益的平衡，在尊重商標(biāo)注冊(cè)制度的前提下兼顧在先使用人的權(quán)利。如果允許在先使用人對(duì)第三人提供許可，則可能在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)范圍的迅速擴(kuò)張，一方面容易沖擊商標(biāo)注冊(cè)人的利益，另一方面這種擴(kuò)張也極易突破“原使用范圍”的限制。
相關(guān)案例
案例1：“采芝齋”商標(biāo)侵權(quán)糾紛（2019浙01民終5000號(hào)）
案情簡(jiǎn)介：
蘇州采芝齋是“采芝齋”商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，該商標(biāo)申請(qǐng)于2000年。訴訟發(fā)生后，杭州采芝齋提出先用權(quán)抗辯。 根據(jù)雙方在案證據(jù)，蘇州采芝齋對(duì)糕點(diǎn)類產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)最早可以追溯到1988年，而根據(jù)杭州采芝齋提供的證據(jù)，1962年8月30日《浙江日?qǐng)?bào)》就對(duì)杭州采芝齋生產(chǎn)月餅進(jìn)行了宣傳報(bào)道，早于蘇州采芝齋在糕點(diǎn)商品上使用“采芝齋”標(biāo)識(shí)的時(shí)間。
法院觀點(diǎn)：
- 杭州采芝齋的先用權(quán)抗辯成立，有權(quán)在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用“采芝齋”商標(biāo)，但需要附加“杭州采芝齋”的區(qū)別性標(biāo)識(shí)。
- 杭州采芝齋能夠在杭州地域范圍內(nèi)繼續(xù)使用“采芝齋”商標(biāo)，具體品類、門店數(shù)量等經(jīng)營(yíng)規(guī)模不受限制。
- 對(duì)于杭州采芝齋授權(quán)許可第三方使用“采芝齋”商標(biāo)的行為應(yīng)當(dāng)予以限制。
案例2：“臻味”商標(biāo)侵權(quán)糾紛（2019京73民終1177號(hào)）
案情簡(jiǎn)介：
呂禮臻是“臻味”商標(biāo)的商標(biāo)權(quán)人，該商標(biāo)申請(qǐng)于2010年。呂禮臻向臻味號(hào)茶業(yè)公司、臻味號(hào)茶廠（下稱“臻味號(hào)”）發(fā)起商標(biāo)侵權(quán)訴訟后，“臻味號(hào)”提出先用權(quán)抗辯。根據(jù)雙方在案證據(jù)，“臻味號(hào)”實(shí)控人邱明忠于2007年開始生產(chǎn)、銷售帶有“臻味”商標(biāo)的茶葉，并于2008年和2009年參加茶業(yè)博覽會(huì)時(shí)使用了“臻味”的商標(biāo)，而呂禮臻則至少在2007年已經(jīng)使用了案涉商標(biāo)。
法院觀點(diǎn)：
“臻味號(hào)”雖然于2007年開始生產(chǎn)、銷售帶有“臻味”商標(biāo)的茶葉，但現(xiàn)有證據(jù)不足以證明其在2007年符合“有一定影響”的要件。并且呂禮臻至少在2007年已經(jīng)使用了案涉商標(biāo)，因此先用權(quán)抗辯不成立，“臻味號(hào)”構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
律師解讀
通過上述法條解讀和司法判例不難看出，“先用權(quán)抗辯”是為具有“一定影響”的商標(biāo)提供的特殊救濟(jì)渠道。
從先用時(shí)間上看，“先用權(quán)”要求絕對(duì)的優(yōu)先，不僅要先于商標(biāo)申請(qǐng)日，還要先于商標(biāo)申請(qǐng)人的實(shí)際使用日；從先用強(qiáng)度上看，這種“先用”必須達(dá)到“一定影響”，并不是存在商標(biāo)性使用就能夠成立；即便最終“先用權(quán)”能夠成立，也僅限于原使用或影響范圍。
因此，“先用權(quán)”只是一種迫于無奈的救濟(jì)渠道，并且非常依賴強(qiáng)有力的證據(jù)，及時(shí)申請(qǐng)注冊(cè)才是保護(hù)商標(biāo)權(quán)的康莊大道。
京公網(wǎng)安備 11010602007676號(hào)
