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共騰視點(diǎn) | 淺談商標先用權抗辯

來(lái)源:共騰 | 2021-03-29

由于商標的使用并不以注冊為前提條件,因此有不少當事人為了節約成本,或者法律意識淡薄,所使用的商標一直沒(méi)有申請注冊。一旦他們的商標“碰巧”被他人注冊,很可能將會(huì )引發(fā)商標侵權的風(fēng)險。
在商標侵權訴訟中,“先用權”是在先使用人經(jīng)常使用的抗辯理由,本文將圍繞“先用權”的理解和適用進(jìn)行簡(jiǎn)要討論。

相關(guān)法條
《商標法》第五十九條第三款規定,商標注冊人申請商標注冊前,他人已經(jīng)在同一種商品或者類(lèi)似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的,注冊商標專(zhuān)用權人無(wú)權禁止該使用人在原使用范圍內繼續使用該商標,但可以要求其附加適當區別標識。

成立條件
根據商標法的上述規定,“先用權”的成立應當符合以下條件:

在形式上,應當滿(mǎn)足兩個(gè)“先于”。
第一個(gè)“先于”:被控侵權人對商標的使用應當先于注冊商標的申請日。很容易理解的,雖然商標的注冊申請并不為公眾所知,但被控侵權人如果在他人申請注冊商標之后才開(kāi)始使用,則顯然不具有正當性,應當在商標初審或注冊公告后及時(shí)采取避讓措施,否則應當承擔侵權責任。 第二個(gè)“先于”:被控侵權人對商標的使用應當先于商標注冊人對商標的使用日。由于商標的使用并不以注冊為前提,因此商標注冊人有可能在申請日之前就開(kāi)始使用該商標,當商標注冊人提供了相關(guān)證據的情況下,主張先用權抗辯的被控侵權人如果不能證明其使用時(shí)間更早,則無(wú)法排除存在攀附的可能性。

在實(shí)質(zhì)上,使用的商標應當具有“一定影響”。
法律要求在先使用人的商標具有一定影響的目的,在于避免他人為“搭便車(chē)”臨時(shí)搶用尚未申請注冊的商標,因此法律一方面不支持以少量的使用構成“先用”,另一方面也不苛求在先使用人的影響需要大于商標注冊人。在判斷在先使用的商標是否具有一定影響時(shí),需要綜合考慮該商標的具體使用行為、持續時(shí)間、公眾認可程度等因素。

在使用范圍上,應當在“原使用范圍內”。
所謂“原使用范圍”,主要是指商標認知度的地域范圍,而不局限于生產(chǎn)規模的范圍。如果商標在先使用人能夠在一定范圍內建立起消費者認同,能夠將商標與在先使用人的商品或者服務(wù)聯(lián)系到一起,則在該范圍內將擁有繼續使用的正當權利。 但是,在原范圍內使用的主體僅限于在先使用人,在先使用人原則上不具有對外提供許可的權利。“先用權”是對在先使用人和商標注冊人利益的平衡,在尊重商標注冊制度的前提下兼顧在先使用人的權利。如果允許在先使用人對第三人提供許可,則可能在短時(shí)間內實(shí)現經(jīng)營(yíng)范圍的迅速擴張,一方面容易沖擊商標注冊人的利益,另一方面這種擴張也極易突破“原使用范圍”的限制。

相關(guān)案例
案例1:“采芝齋”商標侵權糾紛(2019浙01民終5000號)

案情簡(jiǎn)介
蘇州采芝齋是“采芝齋”商標的商標權人,該商標申請于2000年。訴訟發(fā)生后,杭州采芝齋提出先用權抗辯。 根據雙方在案證據,蘇州采芝齋對糕點(diǎn)類(lèi)產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)最早可以追溯到1988年,而根據杭州采芝齋提供的證據,1962年8月30日《浙江日報》就對杭州采芝齋生產(chǎn)月餅進(jìn)行了宣傳報道,早于蘇州采芝齋在糕點(diǎn)商品上使用“采芝齋”標識的時(shí)間。
法院觀(guān)點(diǎn)

  1. 杭州采芝齋的先用權抗辯成立,有權在原使用范圍內繼續使用“采芝齋”商標,但需要附加“杭州采芝齋”的區別性標識。
  2. 杭州采芝齋能夠在杭州地域范圍內繼續使用“采芝齋”商標,具體品類(lèi)、門(mén)店數量等經(jīng)營(yíng)規模不受限制。
  3. 對于杭州采芝齋授權許可第三方使用“采芝齋”商標的行為應當予以限制。

案例2:“臻味”商標侵權糾紛(2019京73民終1177號)

案情簡(jiǎn)介
呂禮臻是“臻味”商標的商標權人,該商標申請于2010年。呂禮臻向臻味號茶業(yè)公司、臻味號茶廠(chǎng)(下稱(chēng)“臻味號”)發(fā)起商標侵權訴訟后,“臻味號”提出先用權抗辯。根據雙方在案證據,“臻味號”實(shí)控人邱明忠于2007年開(kāi)始生產(chǎn)、銷(xiāo)售帶有“臻味”商標的茶葉,并于2008年和2009年參加茶業(yè)博覽會(huì )時(shí)使用了“臻味”的商標,而呂禮臻則至少在2007年已經(jīng)使用了案涉商標。
法院觀(guān)點(diǎn)
“臻味號”雖然于2007年開(kāi)始生產(chǎn)、銷(xiāo)售帶有“臻味”商標的茶葉,但現有證據不足以證明其在2007年符合“有一定影響”的要件。并且呂禮臻至少在2007年已經(jīng)使用了案涉商標,因此先用權抗辯不成立,“臻味號”構成商標侵權。

律師解讀
通過(guò)上述法條解讀和司法判例不難看出,“先用權抗辯”是為具有“一定影響”的商標提供的特殊救濟渠道。

從先用時(shí)間上看,“先用權”要求絕對的優(yōu)先,不僅要先于商標申請日,還要先于商標申請人的實(shí)際使用日;從先用強度上看,這種“先用”必須達到“一定影響”,并不是存在商標性使用就能夠成立;即便最終“先用權”能夠成立,也僅限于原使用或影響范圍。

因此,“先用權”只是一種迫于無(wú)奈的救濟渠道,并且非常依賴(lài)強有力的證據,及時(shí)申請注冊才是保護商標權的康莊大道。

本文作者:姚星合伙人律師、劉巧玉合伙人律師


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